La retroversione degli utili: fattispecie e disciplina

Sommario: 1.- La pronuncia; 2.- Genesi della disposizione; 3.- La teoria risarcitoria; 4.- La teoria restitutoria; 5.- Tra rimedio restitutorio e pena privata; 6.- In conclusione.

Di Chiara Iorio -

1.- La pronuncia

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Torino, sezione specializzata in materia di imprese, interviene sulla questione – assai discussa tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – riguardante la natura della retroversione degli utili di cui all’art. 125, comma 3, Codice della proprietà industriale.

Il tema riveste primario rilievo di carattere applicativo: la configurazione ricostruttiva prescelta influisce, infatti, sulla identificazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’esperibilità del rimedio, nonché sul riparto dell’onere probatorio e sul termine di prescrizione della relativa azione.  

La Corte, nel caso di specie, è chiamata a statuire circa la legittimità della condanna alla restituzione degli utili pronunziata dal Tribunale di Torino, sez. spec. imprese, a carico di quella, tra le società convenute, che si era resa responsabile della contraffazione di taluni marchi sul presupposto di vantare sugli stessi un titolo legittimo e, dunque, in assenza di colpa, o dolo.

Da ciò, la questione – fonte di contrasto tra le parti – circa l’azionabilità del rimedio anche nei casi di violazione incolpevole. Il giudice d’appello dà atto della sussistenza di un duplice orientamento giurisprudenziale sul punto: l’uno incline ad attribuire alla restituzione degli utili un carattere prettamente restitutorio, con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo dell’autore della violazione; l’altro in favore della natura risarcitoria e, quindi, della necessaria sussistenza della colpa in capo al contravventore.

La decisione, confermando in proposito la statuizione di primo grado, aderisce alla prima impostazione, all’esito di un percorso motivazionale pienamente condivisibile.

 

2.- Genesi della disposizione

L’art. 125 c.p.i., nel disciplinare il risarcimento del danno derivante da lesione dei diritti di proprietà industriale, prevede al terzo comma la possibilità, per il titolare del diritto leso, di domandare la “restituzione degli utili” realizzati dall’autore della violazione, “in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

La disposizione è il frutto della ricezione di fonti rilievo sovranazionale concernenti il diritto di proprietà intellettuale, quali l’Accordo TRIPs (“Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”) e la direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 29.04.04.

Il primo, in particolare, all’art. 45 (rubricato “Risarcimento del danno”) individua due distinti rimedi, azionabili a seconda della caratterizzazione soggettiva della violazione: risarcimento del danno in caso di violazione consapevole; condanna alla restituzione degli utili o al pagamento di somme prestabilite nel caso contrario.

L’impostazione è ricalcata dall’art. 13 della direttiva comunitaria (c.d. Direttiva Enforcement), che parimenti prevede il rimedio risarcitorio per l’ipotesi di violazione colposa, mentre al secondo comma facoltizza gli Stati membri a disporre il recupero dei profitti o il pagamento di danni predeterminati, in caso di assenza del dolo o della colpa.

L’opportunità di riversare al danneggiato gli utili realizzati dal contravventore era avvertita da tempo dalla giurisprudenza, che, anteriormente all’introduzione della normativa in esame, non di rado quantificava il risarcimento del lucro cessante in misura corrispondente al beneficio conseguito per effetto dell’attività vietata, in ragione della presunzione che l’infringer, sfruttando a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, le avesse nei fatti sottratte al medesimo[1].

Sin dagli anni Sessanta del secolo scorso, del resto, autorevole dottrina ha tentato di astrarre dalle norme codicistiche principi generali, in forza dei quali obbligare il danneggiante a restituire gli utili conseguiti per effetto dell’illecito.

L’esigenza di simili ricerche discende – come noto – dalla inadeguatezza della responsabilità civile in tutte quelle ipotesi in cui l’autore dell’illecito tragga ricavi superiori al pregiudizio risarcibile in via giudiziale: consentendo a costui di incamerare la differenza tra guadagno e danno risarcito – e quindi di lucrare sull’illecito – la responsabilità aquiliana fallisce nel perseguimento della funzione di deterrenza che le è (anche) propria[2].

Si deve a Rodolfo Sacco, anzitutto, l’elaborazione di un principio generale[3] in base al quale chiunque si sia arricchito mediante la lesione di un diritto altrui sarebbe tenuto a riversare il proprio arricchimento, in via ulteriore rispetto al danno arrecato. Il principio troverebbe applicazione a prescindere dalla eventuale buona fede del danneggiante e sarebbe fondato sulle disposizioni, concernenti obblighi restitutori, previste in materia di gestione degli affari altrui (art. 2032 c.c.), dell’alienazione di un bene ereditario altrui (art. 535, 2 comma, c.c.) o di una cosa indebitamente ricevuta (art. 2038 c.c.).

Negli stessi anni, anche Pietro Trimarchi[4] affermava – sulla scorta della lettura combinata di plurimi indici normativi (quali gli artt. 1150, 936, 937, 940, 1148 c.c.) – l’esistenza di un principio generale in forza del quale chi si arricchisca mediante la lesione di un diritto altrui sarebbe tenuto a restituire il profitto, ma soltanto (e in ciò sta la fondamentale differenza rispetto all’opinione che precede) nel caso di malafede del danneggiante.

Tanto premesso, il difficile inquadramento sistematico del rimedio della reversione degli utili introdotto dal c.p.i. si è riflettuto anche nella tormentata genesi normativa della disposizione nell’ordinamento interno.

Nelle sue primissime versioni – rispettivamente del 22 luglio 2003 e del 10 dicembre 2003 – il testo provvisorio del Codice dei diritti di proprietà industriale disciplinava la tutela risarcitoria in senso sostanzialmente adesivo alle indicazioni del TRIPs, richiamando le disposizioni codicistiche in punto di risarcimento del danno, e disponendo la facoltà del leso di domandare in via ulteriore l’attribuzione degli “utili realizzati dal contravventore” (nella formulazione della prima bozza all’art. 134[5]), ovvero “realizzati in violazione del diritto” (come previsto dalla seconda bozza, all’art. 125[6]).
Ma ecco che, nella terza (quella del 10 settembre 2004) e nella quarta bozza (22 ottobre 2004) della disposizione, la retroversione scompare come rimedio autonomo, mentre gli utili divengono un mero parametro per la liquidazione del lucro cessante[7].

L’impostazione è recepita dalla (prima) formulazione definitiva dell’art. 125, a opera del D. Lgs. 10.02.2005, n. 30, che individuava negli utili realizzati in violazione del diritto un criterio eventuale per la misura del lucro cessante[8], conformemente all’attuale formulazione dell’art. 158 l.d.a[9].

Si deve all’art. 17, D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 l’ultima modifica e dunque l’attuale versione della norma, in definitiva ricondotta nel solco delle prime formulazioni provvisorie e della disciplina contenuta nelle fonti sovranazionali[10].

La disposizione vigente, dunque, prevede ai primi due commi i criteri per la quantificazione del risarcimento. Si richiamano, a riguardo, le norme codicistiche: l’art. 1223 c.c., quanto alla scomposizione del risarcimento nelle due voci del danno emergente e del lucro cessante, l’art. 1226, per la valutazione equitativa nei casi in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, e l’art. 1227, sul concorso colposo del creditore. Si specifica, quindi, che la liquidazione dovrà tener conto di “tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”.

Le peculiarità del risarcimento si manifestano nel comma successivo, che autorizza il giudice a liquidare il danno “in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”, e comunque in una somma mai inferiore all’importo “dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso”. Appare qui evidente, peraltro, che il richiamo al c.d. prezzo del consenso funge da criterio per garantire al soggetto danneggiato, il cui danno non è di facile prova in sede giudiziale, un ristoro minimo.

Quindi, il terzo comma reintroduce il rimedio autonomo della reversione degli utili, prevedendo che “in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

Proprio l’individuazione della natura del rimedio previsto dal terzo comma, nonché del rapporto – di specificazione ovvero di alterità – rispetto al risarcimento del danno di cui ai commi precedenti, ha ingenerato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale riportato dalla sentenza in epigrafe.

3.- La teoria risarcitoria

Secondo una prima interpretazione il rimedio in esame avrebbe natura autenticamente risarcitoria.

Gli utili conseguiti dal danneggiante costituirebbero, secondo tale impostazione, un fattore di calcolo del lucro cessante, o comunque una voce ulteriore per la quantificazione del risarcimento[11].

La peculiarità della commisurazione del risarcimento per mezzo di un elemento (gli utili, per l’appunto) tradizionalmente non rilevante ai fini della determinazione del quantum risarcitorio viene giustificata da taluni con riferimento alla tipologia dell’illecito in questione, implicante non un conflitto aquiliano classico, ma uno di attribuzione. Proprio in ragione della oggettiva inerenza al bene immateriale di tutti i frutti che esso è capace di generare[12], dunque, si assume che la determinazione del risarcimento dovrebbe includere la totalità dei benefici acquisiti dal danneggiante.

La teoria risarcitoria potrebbe essere condivisibile, tuttavia, soltanto qualora si sia previamente e rigorosamente dimostrato uno stringente nesso causale tra violazione, da un lato, guadagno del contravventore e perdita del titolare del diritto, dall’altro, nel senso che agli utili ritratti dal primo, in conseguenza dell’illecito, corrisponda uno speculare mancato utile (per l’appunto, un lucro cessante) per il secondo soggetto.

In caso contrario, la reversione degli utili si risolverebbe in un rimedio avente carattere sanzionatorio nei confronti dell’autore della violazione, spogliato di un guadagno non corrispondente ad una effettiva perdita della controparte.

È, infatti, evidente che, soprattutto nel caso in cui danneggiante e danneggiato dispongano di differenti risorse o strutture, gli utili realizzati dal primo potrebbero solo in parte essere dovuti all’opera dell’ingegno del secondo. Si consideri il classico esempio della grande multinazionale che si appropri illecitamente del brevetto di una piccola impresa locale, per trarne profitti su scala mondiale, di importo esponenzialmente superiore ai ricavati medi di questa. È chiaro che l’utile conseguito dalla prima discenderebbe dalla combinazione di fattori molteplici, tra i quali figura senza dubbio l’indebito sfruttamento del brevetto, ma anche l’apporto (in termini di risorse e capacità di sfruttamento massivo e su larga scala) del contravventore[13].

Ne consegue che l’attribuzione alla piccola impresa dell’integrale utile conseguito dalla multinazionale supererebbe la misura del risarcimento del lucro cessante (che sarebbe di ammontare notevolmente inferiore), sicché il giudizio di responsabilità acquisirebbe una funzione punitiva nei confronti dell’illecito del contravventore.

Si spiega, in tal senso, il motivo per il quale una diversa opinione, pur aderendo alla teoria risarcitoria, se ne distanzi per l’accezione propriamente ultracompensativa attribuita al rimedio. Si è sostenuto in tal senso che, per mezzo della reversione, l’ordinamento perseguirebbe l’intento di realizzare una finalità ulteriore rispetto a quella compensativa, consistente in una funzione dissuasiva di tipo preventivo-deterrente (per la generalità dei soggetti) e punitivo-sanzionatoria (per l’autore dell’illecito)[14].

L’opinione risarcitoria trova adesione anche in un indirizzo – sebbene minoritario – in giurisprudenza.

Si collocano in tale filone quelle pronunce che hanno rinvenuto nella retroversione degli utili un parametro per la quantificazione del risarcimento del danno[15], o, più precisamente, una “voce particolare di lucro cessante”, predeterminata dal legislatore in base a una presunzione normativa (soggetta a prova contraria caso per caso) di corrispondenza tra i guadagni perduti da un concorrente e gli utili acquisiti dall’altro[16].

La previsione del rimedio in “alternativa al risarcimento del lucro cessante”, e la cumulatività soltanto per l’eventuale supero, renderebbero evidente, stando a tali pronunce, che la restituzione degli utili garantirebbe la piena compensazione del danno, evitando l’effetto punitivo.

Ne deriverebbe che il rimedio di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. potrebbe essere esperito solo previa dimostrazione della sussistenza dei presupposti per la configurazione di una fattispecie di responsabilità civile: prova, nell’an e nel quantum, di un danno effettivamente patito dal titolare del diritto, da accertarsi secondo il criterio ordinario della regolarità causale[17], dolo/colpa in capo al danneggiante. Una diversa interpretazione – si assume – ammettendo una restituzione degli utili non correlata al depauperamento patrimoniale del titolare della privativa, porterebbe alla qualificazione del rimedio come sanzione per il contravventore, la quale “modificherebbe la natura del danno risarcibile da meramente compensativa a punitiva, con la ricostruzione di una norma extrasistema”[18].

E tuttavia l’art. 125, comma 3, c.p.i. è stato di recente qualificato dalla Suprema Corte proprio alla stregua di una norma dettante un risarcimento punitivo. Nel noto reviremént in tema di delibazione di pronunce comminatorie di danni punitivi[19], invero, la Cassazione a Sezioni Unite[20] ha enunciato il principio di diritto per il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.”

Nell’elenco delle plurime disposizioni interne che avrebbero introdotto risarcimenti ultracompensativi – in quanto tali diretti non soltanto a compensare il danneggiato, ma anche a sanzionare il danneggiante – figura, per l’appunto, anche il rimedio in esame, il quale configurerebbe “un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall’autore del fatto, connotato da una funzione preventiva e deterrente, laddove l’agente abbia lucrato un profitto di maggiore entità rispetto alla perdita subita dal danneggiato”[21].

4.- La teoria restitutoria

L’orientamento maggioritario è, peraltro, incline a riconoscere natura restitutoria alla retroversione degli utili.

Secondo una prima impostazione, il rimedio costituirebbe specificazione della clausola generale dell’arricchimento senza causa[22] di cui agli artt. 2041 ss c.c., conformemente a quanto riportato nella Relazione al D. Lgs. 140/06, in cui si legge che la versione attuale della disposizione attribuisce rilevo normativo “al profilo della reintegrazione del patrimonio leso e a quello – ben diverso – dell’arricchimento senza causa”, con le misure “operativamente e concettualmente distinte” del risarcimento del danno e della reversione degli utili.

Si è sostenuto che, stante la natura attributiva del conflitto originato dalla lesione del diritto di proprietà intellettuale, il rimedio naturale per la sua violazione non potrebbe essere quello risarcitorio (compatibile con i soli conflitti aquiliani, nei quali rilevano distruzione di ricchezza e allocazione del danno), ma, invece, quello dell’arricchimento senza causa, riguardante la lesione del potere di disposizione, in cui l’oggetto del diritto resta integro, mutando soltanto la relativa titolarità[23].

Gli “utili realizzati” per mezzo dell’illecito (così come i compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto la licenza) costituirebbero, dunque, valori relativi a un vero e proprio guadagno, o a un risparmio di spesa, nella sfera dell’autore della violazione, e non sarebbero espressione del lucro cessante[24].

Altri autori hanno ricondotto il rimedio in esame alla disciplina della gestione di affari di cui all’art. 2028 ss c.c.[25], letta nell’accezione di rimedio che impone a chiunque si ingerisca nell’altrui sfera giuridica, non importa se nell’interesse proprio ovvero nell’interesse altrui, l’obbligo di restituire il profitto netto che ha lucrato[26]. Il fondamento della interpretazione è stato, in particolare, rinvenuto nella disposizione (art. 2030 c.c.) che grava il gestore delle medesime obbligazioni previste a carico del mandatario, tra cui quella di restituire quanto ricevuto per effetto della gestione (art. 1713 c.c.)[27].
Se tale ultima interpretazione non ha avuto seguito in giurisprudenza, è invece rintracciabile un orientamento che interpreta la reversione degli utili alla stregua di un rimedio distinto dal risarcimento dei danni, sussumibile entro il genus dell’arricchimento senza causa, in quanto tale diretto a rimuovere non il pregiudizio verificatosi nel patrimonio del titolare del diritto leso (tale essendo la funzione del risarcimento) ma l’arricchimento realizzato nel patrimonio dell’autore dell’illecito.

Ne discende, sotto il profilo processuale, che la domanda di retroversione degli utili debba essere formulata nei termini previsti per le nuove domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano essere restituiti, ma solo quelli realizzati senza giusta causa e cioè per effetto dell’illecita violazione, sempre previa dimostrazione del nesso causale tra l’arricchimento e lo sfruttamento del segno distintivo altrui[28].

5.- Tra rimedio restitutorio e pena privata  

Le interpretazioni summenzionate non appaiono, ad ogni modo, pienamente convincenti.
Non lo è, anzitutto, la teoria risarcitoria, la quale confligge con il tenore letterale della disposizione. L’incipit del terzo comma “in ogni caso” è, infatti, chiaramente indicativo della volontà del legislatore di coniare un rimedio azionabile a prescindere dalla sussistenza (e, a maggior ragione, della domanda giudiziale, o della sua infondatezza per carenza probatoria) di una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, come confermato dall’esperibilità del rimedio “in alternativa” rispetto al risarcimento del lucro cessante.

In tal senso conduce anche la rubrica dell’articolo che, innovando rispetto alle versioni previgenti della norma (rubricate “risarcimento del danno”) prevede ora “Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione”, così chiaramente intendendo il secondo rimedio come autonomo rispetto al primo.

Ad abundatiam, si consideri pure il primo comma della disposizione, nella parte in cui include tra gli elementi da valutare per la liquidazione del risarcimento anche i “benefici” tratti dal contravventore. Intendendo la restituzione degli utili quale misura per la valutazione del lucro cessante, il terzo comma – oltre a contrastare con la rubrica dell’articolo – si risolverebbe in una inutile duplicazione del primo comma, il quale già prevede la possibile inclusione nel risarcimento dei “benefici” (termine, questo, generico e idoneo a comprendere al suo interno anche agli “utili”).

La previsione del terzo comma, allora, acquista un suo significato soltanto nel momento in cui si riconosca la diversa natura dei due rimedi.

Così, senza dubbio il lucro cessante potrà essere calcolato includendovi gli utili ritratti dal contravventore, ma soltanto laddove ricorrano i requisiti per la configurabilità della responsabilità aquiliana: fatto illecito (violazione colposa/dolosa), danno ingiusto, nesso causale tra guadagno dell’uno e correlativo lucro cessante dell’altro. Gli “utili” di cui al terzo comma, invece, risultano ottenibili “in ogni caso”, e, dunque, a prescindere dalla prova dei presupposti fondanti la responsabilità extracontrattuale.

Né, del resto, pare convincente la sussunzione del rimedio entro la categoria generale dell’arricchimento senza causa.

Si consideri all’uopo, anzitutto, il necessario carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, la quale – come noto – non è proponibile allorquando il danneggiato possa “esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (art. 2042 c.c.) e, in specie, laddove il fatto integri un illecito fonte di responsabilità civile.

Il terzo comma dell’art. 125 c.p.i., invece, prevede l’azionabilità del rimedio anche in aggiunta al risarcimento del danno, così venendo meno al principio di sussidiarietà che informa l’actio de in rem verso.

Secondariamente, va considerato che la reversione degli utili si differenzia dall’arricchimento senza causa anche con riferimento alla quantificazione dell’obbligo restitutorio. Esso ha ad oggetto la totalità degli utili realizzati dal contravventore, stando all’art. 125, comma 3, c.p.i., dissimilmente da quanto previsto dalla disciplina codicistica, che, al primo comma dell’art. 2041 c.c., modula l’indennizzo sul valore della diminuzione patrimoniale, e sempre nei limiti dell’arricchimento.

Tanto premesso, ci sembra che la reversione degli utili non si presti ad una qualificazione unitaria, connotandosi diversamente, a seconda che la sua liquidazione avvenga in aggiunta (nel caso in cui sia ravvisabile una fattispecie di responsabilità extracontrattuale) ovvero in alternativa (nel caso contrario) al risarcimento del danno.

In tale ultima ipotesi, la possibilità di pronunziare la retroversione degli utili “in ogni caso” e, dunque, a prescindere dalla esistenza di un fatto illecito, comporta – quanto alla disciplina applicativa – l’irrilevanza dello stato soggettivo del contravventore, dell’an, e a maggior ragione del quantum, di un danno eventualmente residuato in capo al soggetto leso, nonché l’applicazione di un termine prescrizionale ordinario (decennale).

La retroversione degli utili si configura, conseguentemente, alla stregua di un rimedio restitutorio atipico, una “misura di deterrenza, diretta a dare sostanza alla regola per cui la contraffazione non deve pagare, cancellando anche sotto questo profilo gli effetti della contraffazione”[29].

Può discutersi se, accanto allo scopo di deterrenza, sia ravvisabile anche quello della sanzione nei confronti del contravventore. In senso negativo, può osservarsi che la irrilevanza della caratterizzazione soggettiva della condotta del danneggiante implica che il rimedio sia azionabile in conseguenza del mero fatto obiettivo della violazione di un titolo di proprietà intellettuale, a prescindere dal grado di antigiuridicità della violazione (cui guarda, viceversa, qualsivoglia misura sanzionatoria)[30].

Si consideri, in via ulteriore, anche la precisazione contenuta nel cons. 26 della direttiva CE cd. Enforcement, in base alla quale, anche nei casi di previsione degli utili quali criterio di calcolo del lucro cessante, “il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l’individuazione della violazione e relative ricerche”[31].

Quanto appena rilevato, se è idoneo a chiarire la funzione della retroversione degli utili nel caso di violazione incolpevole, non è – tuttavia – in grado di fornire una giustificazione compiuta del rimedio per l’ipotesi della violazione colposa, o dolosa.

Giova precisare – peraltro – che l’opzione del cumulo tra i due rimedi (risarcitorio e restitutorio) non rinviene la sua fonte nella direttiva Enforcement la quale, all’art. 13, pur prevedendo la facoltà, per i Paesi membri, di disporre il rimedio del “recupero dei profitti” in caso di violazione incolpevole, non ne prevede la condanna in aggiunta al risarcimento[32].

Concepita come misura di deterrenza a carattere obiettivamente restitutorio, la restituzione degli utili si “snatura” – almeno parzialmente – nel momento in cui se ne ammette la coesistenza con il risarcimento del danno, divenendo un “ibrido” dal difficile inquadramento sistematico.

L’irrogabilità del rimedio in presenza di una violazione colposa – fonte di responsabilità extracontrattuale – e il conseguente cumulo con il risarcimento dei danni connota in senso complessivamente punitivo la condanna (comprensiva di risarcimento e restituzione degli utili): l’obbligo restitutorio si configura, allora, alla stregua di una sanzione civile verso il danneggiante[33], o – se si vuole – di una pena privata[34], volta a spogliare il contravventore – al contempo condannato al pagamento dell’ammontare dei danni patiti dalla controparte – di tutti i guadagni che abbia conseguito per effetto della attività illecita.

Una conferma della duplicità delle funzioni che la retroversione è idonea a perseguire può rinvenirsi anche nel criterio di computo degli utili da restituire ex art. 125, comma 3, c.p.i.

È interessante notare come la selezione delle voci di costo (esclusivamente costi variabili, ovvero anche i fissi) da sottrarre all’importo lordo dei guadagni – al fine del calcolo degli utili da rifondere al titolare del diritto di privativa – muta, a seconda della sussistenza, o meno, di un fatto illecito.

Rammenta la sentenza in commento che “nel caso in cui si verifichi una contraffazione colpevole, occorre tenere conto solamente dei costi cd. variabili, legati cioè strettamente ai prodotti distribuiti (come, ad es., gli imballaggi, gli involucri, gli espositori, ecc.)”. Tale soluzione consegue al fatto che “se nel calcolo del profitto da restituire al titolare si deduce dal ricavo del contraffattore la quota di competenza delle spese generali e dei costi fissi, il risultato è che la contraffazione potrebbe diventare conveniente, quantomeno per coprire detti costi”[35].

“Laddove, invece, la contraffazione avvenga inconsapevolmente od incolpevolmente, sembra più plausibile e coerente far riferimento anche ai costi fissi, che l’azienda ha comunque sopportato anche per la contraffazione (come, ad es., i costi del personale, dei macchinari, ecc.), applicando quindi il metodo detto del “full costing[36].

Ricorrendo un illecito, dunque, anche il calcolo degli utili da restituire (decurtati dei soli costi variabili) è improntato ad un criterio di calcolo più rigoroso; il che si traduce in una condanna restitutoria maggiormente gravosa, rispetto a quella pronunziabile in caso di condotta incolpevole.

Da ciò, una ulteriore conferma della funzione differenziata che il rimedio è idoneo ad espletare, a seconda delle circostanze del caso.

La preponderanza del profilo funzionale rispetto a quello ricostruttivo della fattispecie e l’irriducibilità del rimedio entro gli schemi civilistici tradizionali si riflettono, peraltro, in quella giurisprudenza che – seguendo una opinione[37] –  ha assimilato il rimedio “all’istituto di diritto anglosassone del disgorgement of profits, volto ad attuare il passaggio del profitto ricavato dalla violazione dal patrimonio del responsabile a quello del soggetto tutelato, indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio in capo a quest’ultimo”[38]. Nello stesso senso si collocano, ancora, quelle pronunce che, senza indugiare in classificazioni del rimedio in esame, si limitano ad evidenziarne le differenze rispetto, tanto al risarcimento del danno, quanto all’arricchimento senza causa, affermandone l’azionabilità a prescindere dalla colpa del danneggiante o della sussistenza di un danno[39].

6.- In conclusione

La sentenza in commento si inserisce nell’orientamento “restitutorio”, interpretando l’inciso iniziale del terzo comma “in ogni caso” nel senso di “anche nell’ipotesi in cui la violazione sia inconsapevole od incolpevole”. La pronuncia si distingue, in particolare, nella parte in cui ritiene che il rimedio abbia un carattere “autonomo (…) non assimilabile alle altre fattispecie civilistiche”, quali il risarcimento del danno, ovvero l’arricchimento senza causa, il quale “presuppone il verificarsi di un danno e la presenza dell’elemento soggettivo in capo all’autore della violazione, mentre, nel caso della retroversione degli utili, come già detto, tali elementi non sono necessari”.

Ne consegue che “se, pertanto, un soggetto commette una contraffazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, il titolare del diritto violato avrà la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, domandando il danno emergente ed il lucro cessante (ovvero, in alternativa a questo, la restituzione degli utili prodotti dal contraffattore); se, invece, manca l’elemento soggettivo in capo al contraffattore, il titolare della privativa potrà domandare al giudice comunque la retroversione degli utili”.

La sentenza evidenzia, parimenti, il rilievo funzionale del rimedio, mirante ad attribuire una tutela “più ampia rispetto a quella civilistica dell’illecito civile”, nonché a “salvaguardare il titolare di un diritto di privativa, che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa”.

La pronuncia in epigrafe, così argomentando, appare pienamente condivisibile nel percorso logico-giuridico, ponendosi come fondamentale arresto per le successive applicazioni giurisprudenziali del rimedio.

[1] Cass. 24.10.1983, n. 6251, in Mass. Foro it. 1983; Cass. 7.3.2003, n. 3390, in Arch. civ., 2003, 898; in Giur. it., 1857.

[2] La dottrina in tema di funzioni della responsabilità civile è sterminata. Ex pluribus, cfr. G. Alpa, La responsabilità civile, 2018, spec.159 ss; P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Trattato Sacco, Torino, 1998, 19 ss; P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2019, pp. 3 ss; C. Castronovo, La responsabilità civile, Milano, 2018; M. Franzoni, L’illecito, in Trattato della responsabilità civile, Milano, 2010; C. Salvi, La responsabilità civile, Milano, 2019, 37 ss; A. Di Majo, Profili della responsabilità civile, Torino, 2010; P. Stanzione (diretto da), Responsabilità extracontrattuale, in Trattato della responsabilità civile, II, Padova, 2012, 52 ss; M. Barcellona, Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011, 895 ss; P. Perlingieri, Le funzioni della responsabilità civile, in Rass. Dir. Civ., 2011, 116.

[3] R. Sacco, L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959, passim.

[4] P. Trimarchi, L’arricchimento senza causa, Milano, 1962, passim.

[5] Prevedeva l’art. 134 (“Risarcimento del danno”) che “1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze. 2. Il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati dal contravventore.”

[6] Art. 125. Risarcimento del danno

1.Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227 c.c. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze.

2. Il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati in violazione del diritto.

3.La sentenza o la decisione arbitrale che dichiara la illegittimità di una registrazione di nome a dominio ai sensi dell’articolo 22, se accerta altresì la mala fede del registrante, condanna quest’ultimo al pagamento a favore del soggetto i cui diritti sono stati lesi dall’illecita registrazione di una sanzione pecuniaria da fissare, valutata ogni circostanza, dà un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

[7] Ai sensi dell’art. 125 “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione dei diritti”.

[8] Art. 125. Risarcimento del danno

1.Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.

2.La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”.

[9] La legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 22.4.1941, n. 633) prevede all’art. 158 che “Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto”.

[10] Ai sensi del “nuovo” articolo 125:

“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2.La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3.In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucrocessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

[11] Cfr. A. Genovese, Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale, Napoli, 2005, 138; P. Pardolesi, La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale, in Riv. ind., 2005, 1, 37.

[12] G. Floridia, Il risarcimento dei danni nella proprietà intellettuale e nel diritto Antitrust, in Dir. Ind., 2011, 4, 313.

[13] In tema, P. Pardolesi, La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale, in Riv. ind., 2005, 1, 37.

[14] V. Di Cataldo, Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale, in Giur. comm., 2008, 215; G. M. Riccio, I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l’ordine pubblico interno, in Contr. e impr., 2009, 854 ss; C. Galli, Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno, in Dir. ind., 2012, 109 ss.

[15] Tribunale Trieste, sez. spec. in materia di imprese, 2.3.2018, Banca dati DeJure.

[16] Trib. Roma, 31.5.2010, in Banca dati De Jure; Id. 30.03.2012; 8.1.2009; 18.8.2008; 12.9.2013; nel medesimo senso, Trib. Bari, 2.9.2013; Trib. Napoli, 26.5.2011, che liquida il “lucro cessante sotto forma di utili realizzati dalla società convenuta in violazione del diritto”.

[17] Trib. Roma, 31.5.2010, cit.

[18] Trib. Roma, 16.12.2010, in Banca Dati DeJure.

[19] In tema di danni punitivi, si rinvia a F.sca Benatti, Correggere e punire. Dalla Law of Torts all’inadempimento dei contratti, Milano, 2008; C. De Menech, Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie: studio per una teoria dei danni punitivi, Milano, 2019; C. Granelli, In tema di “Danni punitivi”, in Resp. Civ. prev., 2014, 6, 1760; E. Navarretta, Il risarcimento in forma specifica e il dibattito sui danni punitivi tra effettività, prevenzione e deterrenza, in Resp. Civ. prev., 2019, 1, 6; A. Di Majo, Rileggendo August Thon, in merito ai c.d. danni punitivi dei nostri giorni, in Eur. Dir. Priv., 2018, 4, 1309; C. Scognamiglio, Le Sezioni unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio, in Resp. Civ. prev., 2017, 4, 1109; G. Ponzanelli, I danni punitivi, in NGCC, 2008, 2, 25; U. Perfetti (a cura di), Il punto sui così detti danni punitivi, Napoli, 2019. Con più specifico riferimento alla compatibilità dei danni punitivi con l’ordine pubblico interno, si rinvia a G. Perlingieri e G. Zarra, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019, 166 ss.

[20] Cass. sez. un., 5.7.2017, n. 16601, ex multis, in Danno e Resp. 2017, 419, con nota di M. La Torre, G. Corsi, G. Ponzanelli e P.G. Monateri; in Corr. Giur., 2017, 1042, con nota di C. Consolo; in Nuova Giur. civ., comm. 2017, I, con commento di M. Grondona e ibidem, II, di A. Gambaro, P.G. Monateri, G. Ponzanelli e in Foro it., 2017, I, 2613, con nota di A. Palmieri- R. Pardolesi, S. D’Alessandro, R. Simone e P. G. Monateri.

[21] In tali termini si esprime l’ordinanza di rimessione della questione avente ad oggetto la delibabilità dei danni punitivi: Cass., 16.5.2016, n. 9978, in Giur. it., 2016, 1854, con nota di A. Di Majo; in Corriere giur., 2016, p. 909, con nota di C. Scognamiglio; in Danno e resp., 2016, p. 827, con nota di P.G. Monateri, G. ponzanelli, M. Grondona.

[22] Per la teoria dell’arricchimento senza causa, si rinvia – in aggiunta ai riferimenti di cui alle note che seguono – a P. Gallo, Arricchimento senza causa, Milano, 2003, passim; E. Moscati, Studi sull’indebito e sull’arricchimento senza causa, Assago, 2012, passim; A. Albanese, Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa, Padova, 2005, passim.

[23] L’opinione è di C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, spec. 629 ss. La tesi è ulteriormente sviluppata da A. Nicolussi, Lesione del potere di disposizione e arricchimento. Un’indagine sul danno non aquiliano, Milano, 1998. Con specifico riferimento al diritto industriale, Cfr. A. Plaia, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Torino, 2005.

[24] Secondo tale interpretazione l’ostacolo più intuitivo rispetto all’adesione alla teoria dell’arricchimento senza causa, ovvero quello della natura sussidiaria predicata dall’art. 2042 c.c., sarebbe facilmente superabile configurando le tutele aquilana e di arricchimento come caratterizzate da un concorso alternativo. Ne consegue che, nei fatti integranti al contempo un illecito produttivo di danno e un conflitto di attribuzione generativo di un arricchimento, sarebbe ammissibile un cumulo di tutele, ciascuna esperibile con riferimento al suo ambito proprio: il risarcimento per il danno, la restituzione degli utili per l’arricchimento. Tale ricostruzione dogmatica sarebbe avallata dal legislatore che, per l’appunto, con l’art. 125 ammette l’esperimento della tutela risarcitoria e, “in ogni caso”, legittima la domanda di reversione degli utili, in aggiunta al risarcimento, e per la porzione di arricchimento tratta dall’autore della violazione. Cfr. Castronovo, La responsabilità civile, cit., 700 ss.

[25] G. Guglielmetti, La gestione di affari e la reversione degli utili, in AIDA, 2000, 174 ss.

[26] P. Sirena, La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del danno, in Riv. dir. civ., 2009, 1, 1065.

[27] Sennonché, tale interpretazione si scontra con il requisito dell’intento altruistico del gestore, tradizionalmente ritenuto necessario ai fini della configurabilità della gestione di affari. Al fine di aggirare l’ostacolo, si sostiene (Sirena, La restituzione, cit., 1065) che la finalità altruistica non risulterebbe dalla lettera della legge: non dall’avverbio “spontaneamente”, il quale indicherebbe soltanto l’assenza di un titolo giustificativo dell’iniziativa; neppure da quello “scientemente”, presupposto anche da una attività condotta in mala fede. Sicché, chiunque si intrometta consapevolmente nell’altrui sfera giuridica con l’intento di trarre un profitto proprio, risponderà non soltanto ai sensi dell’art. 2043 ss, ma anche dell’art. 2030: egli potrà essere condannato non soltanto al risarcimento dei danni, ma anche all’obbligo di rendiconto e di riversione dei risultati positivi.

[28] Trib. Milano, sez. specializzata impresa, 20.03.2014, in Banca dati DeJure.

[29] C. Galli, Risarcimento del danno e retroversione degli utili, le diverse voci di danno, in Dir. Industriale, 2012, 2, 109; Cfr, nello stesso senso, anche G. Michele, La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante, in Dir. Industriale, 2011, 3, 213; E. Di Sabatino, Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto, in Resp. civ., 2009, 5, 442. Di rimedio restitutorio discorrono anche C. Castronovo-S. Mazzamuto, Manuale di diritto privato europeo, vol. 2, Milano, 2007, spec. 766 ss.

[30] In tema, Cfr., G. Remotti, La retroversione degli utili come sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena, in Dir. ind., 2019, 4, 406.

[31] Per l’interpretazione “conforme” al diritto comunitario, è imprescindibile il rimando a P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, 5ª rist., Napoli, 2004, 135 ss; Id. Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Napoli, 2006, spec. 284 ss.

[32]  In tal senso, si apprezza anche la significativa distanza tra la “nostra” retroversione degli utili e la soluzione adottata nel diritto anglosassone: lì il Patent Act (1977) prevede che il titolare della privativa possa agire per conseguire l’account for profits, ma solo in alternativa rispetto al risarcimento dei danni (damages).

[33] Insiste sulla funzione sanzionatoria della disposizione F. D. Busnelli, Atto illecito e fatto illecito: quale connessione?, in Contr. Impr., 2013, 4/5, spec. 910.

[34] Per una esaustiva teorica della pena privata, resta ancora attuale F.D. Busnelli e P. Scalfi (a cura di), Le pene private, Milano, 1985; P. Gallo, Pene private e responsabilità civile, Milano, 1996; M. G. Baratella, Le pene private, Milano, 2006; G. Bonilini, voce «Danno morale», in Dig. Disc. Priv., sez. civ., 4ª ed., Torino, 1989, 87; A. Zoppini, La pena contrattuale, Milano, 1991.

[35] Trib. Milano 14.1.2016, cit.

[36] App. Torino in commento.

[37] P. Pardolesi, Profitto illecito e risarcimento del danno, Trento, 2005, passim; M. Barbuto, La retroversione degli utili come sanzione per la contraffazione di marchi e brevetti. Il disgorgement of profits entra nel nostro ordinamento, in Impresa, 2005, 9, 1327 per il quale si tratterebbe di un rimedio “idoneo a realizzare un obiettivo di politica giudiziaria che risale alla notte dei tempi: prospettare a chi sta per violare la legge (qualunque legge, in qualunque Paese) che assolutamente non gli conviene, perché mai riuscirà a trarre vantaggio dalla violazione (“il delitto non paga”)”.

[38] Trib. Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 20.10.2015, in Banca dati DeJure.

[39] Trib. Milano, 14.1.2016, per il quale “nella disciplina dell’art. 125 convivono (…) due diverse misure di tutela: da un lato il risarcimento del danno, inteso come ristoro economico del pregiudizio patrimoniale (e anche morale) subito dal titolare del diritto leso (che secondo la norma contenuta nell’art. 13.1 della direttiva 2004/48/CE, deve essere posto a carico di chi sia “implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione); dall’altro lato la retroversione al titolare del diritto leso degli utili realizzati dall’autore della violazione (che non implica l’accertamento di alcun elemento soggettivo in capo all’autore della violazione: la violazione inconsapevole non può dar luogo al risarcimento dei danni ma non può comunque arricchire l’autore della medesima): ma la retroversione può essere richiesta solamente in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per l’eccedenza dei profitti dell’autore della violazione rispetto al lucro cessante del titolare del diritto”; Similiter, Trib. Genova, 23.11.2011.